Luxemerken bewaken angstvallig hun logo’s en handelsmerken die vaak voor miljoenen mensen wereldwijd symbool staan voor luxe, stijl en exclusiviteit. Hoe befaamd en bekend het merk ook moge zijn, Chanel heeft aan den lijve ondervonden dat deze reputatie niet betekent dat de andere spelregels van het merkenrecht opzij worden geschoven.
Merkinbreuk?
Laat ons even de basisbeginselen rond merkinbreuk in herinnering brengen. Om tot een mogelijke merkinbreuk te besluiten, doorloop je best de 3-stappen test:
- Zijn de goederen gelijk of gelijkaardig?
- Zijn de gebruikte tekens gelijk of gelijkaardig?
- Wat met de onderliggende afhankelijkheid en de reputatie van het oudere merk?
Chanel v. Huawei
Reeds in 2017 diende Huawei een merkaanvraag in bij het Europese merkenbureau EUIPO voor een logo (beeldmerk) waarvan toen werd verondersteld dat ze het gingen gebruiken voor hun nieuwe digitale assistent Celia – een zusje voor Siri (Apple), Alexa (Google) en Bixby (Samsung).
De omschrijving van de goederen was vrij ruim maar bevond zich volledig in klasse 9 (computer hardware en computer software, stemherkenning, communicatie etc.).
Chanel was er als de kippen bij om oppositie in te stellen. Zij baseerden zich daarbij op hun logo dat reeds in 2013 geregistreerd werd, onder meer ook in diezelfde klasse 9 (voor zonnebrillen, earphones etc.) en nog veel ouder, in 1985 in de klassen 3, 14, 18 en 25 (waar we de Chanel klassiekers terugvinden zoals parfums, cosmetica, en kledij).
Dergelijke oppositie wil dus zeggen dat een ouder merk zich verzet tegen de inschrijving van een nieuwere merkaanvraag.
Drie maal is scheepsrecht?
Chanel zag de oppositie van tafel geveegd, en ging tegen deze afwijzing in beroep. De beroepskamer binnen het EUIPO bevestigde echter opnieuw de afwijzing van de oppositie. Het is hiertegen dat Chanel zich verzette bij het Europees Gerecht, en waar het opnieuw in het ongelijk werd gesteld.
De definitieve beslissing
Geen gelijkaardige goederen
Je kan de vraag stellen of Chanel überhaupt wel enige kans maakte, en waarom het zich zo hard heeft vastgeklampt aan haar eigen gelijk? Immers, de eerste stap van de 3-stappen test lijkt duidelijk te falen: de goederen die Chanel op de markt brengt, zijn moeilijk te verwarren met de producten van Huawei. Kan er dan verwarringsgevaar zijn?
Volgens de specialiteitsregel biedt het verwarringsgevaar dus geen bescherming tegen ongelijke goederen of diensten. Denk maar aan LOTUS voor speculaas, voor sportwagens, en voor toiletpapier.
Reputatie van het oudere merk
Alles heeft te maken met de reputatie die in de weegschaal geworpen wordt. Ook in de beoordeling van het verwarringsgevaar, speelt dit een grote rol.
Reputatie is een wat vaag begrip. Maar wanneer een ouder merk een zekere reputatie geniet binnen de EU, dan kan de inschrijving van een nieuwere merkaanvraag voor een gelijkaardige teken geweigerd worden, zelfs wanneer de goederen of diensten verschillend zijn!
Niemand zal betwisten dat Chanel, en meer bepaald ook het geregistreerde logo, een grote reputatie geniet. Het is één van de meest invloedrijke fashion brands ter wereld, met een omzet van meer dan 10 miljard euro (2019).
Er zijn dus zeker argumenten te vinden om te stellen dat deze reputatie voldoende is om het gebrek aan gelijkenis tussen de goederen opzij te schuiven, en de inschrijving van een later merk te weigeren omdat het anders zou kunnen “meeliften” op de inspanningen die geleverd zijn door Chanel om die reputatie op te bouwen.
En wat met de gelijkenis van de tekens?
In de drang om de reputatie veilig te stellen, heeft Chanel wel één zeer belangrijk element verkeerd ingeschat. Het moet immers gaan over gelijkaardige tekens, ook al zijn de goederen niet identiek maar is er wel reputatie in het spel. Zonder gelijkaardige tekens, kan er immers hoegenaamd geen verwarringsgevaar zijn.
Laat ons even in detail kijken:
Zie jij een gelijkenis? Het EUIPO en het Europees Gerecht alvast niet. Gelijkenis moet beoordeeld worden op 3 niveaus: conceptueel, auditief, en visueel.
Het feit dat beide tekens een geometrisch element hebben in de vorm van een cirkel, maakt hen conceptueelnog niet gelijkend. Een cirkel op zich heeft immers weinig “onderscheidend vermogen” als concept.
Evenmin is het de bedoeling voor beide tekens om uitgesproken te worden, dus een auditieve vergelijking dringt zich niet op.
En wat dan met het visuele? Het is steeds een concrete oefening, maar het oordeel luidt hier dat de conflicterende merken in hun geheel beschouwd visueel verschillen, ondanks de aanwezigheid in elk van deze merken van twee in elkaar overlopende curven binnen een zwarte cirkel, die bovendien een geometrisch element gemeen hebben.
Deze vaststelling lijkt bovendien ook Chanel zelf niet ontgaan: hun argumentatie erkent immers dat de visuele gelijkenis eerder laag is, maar dat door het Huawei merk 90° graden te draaien, er wél een grotere gelijkenis ontstaat.
Het is belangrijk vast te stellen dat deze redenering juridisch niet werd gevolgd. Bij de beoordeling of zij identiek of overeenstemmend zijn, moeten tekens worden vergeleken in de vorm waarin zij zijn beschermd, dat wil zeggen zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag voorkomen. Het feitelijke of potentiële gebruik van ingeschreven merken in een andere vorm is irrelevant bij de vergelijking van de tekens.
Conclusie?
Bij de beoordeling van een oppositie kan de oriëntatie van de tekens, zoals uiteengezet in de inschrijvingsaanvraag, gevolgen hebben voor de omvang van hun bescherming. Anders dan Chanel het had gewild, kan de vergelijking tussen de tekens dan ook enkel worden verricht op basis van de vormen en oriëntaties waarin deze tekens zijn ingeschreven of aangevraagd.
Een oordeel vormen over een mogelijke merkinbreuk? Het is wikken en wegen. Wij helpen je daarbij graag via hallo@dejuristen.be.
Geschreven door Sofie Moore, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen
