Defensief je merk registreren. Kan Jay-Z zich meer veroorloven dan Banksy?

23 oktober 2020 | Intellectuele Eigendom, Merk

Wanneer je een merk laat registreren, krijg je een tijdelijke exclusiviteit op dat teken. Je zou een merk dus kunnen registreren louter en alleen om anderen te verhinderen dit teken te gebruiken. Dit is een merkregistratie om defensieve redenen. Een louter defensieve aanvraag zou echter de markt verstoren, en om dit te vermijden moet je dan ook je merk effectief gaan gebruiken. Dit geldt zowel in de EU als in de VS. Wel zijn er wat verschilpunten in hoe het merkenrecht dit uitwerkt. Uitgaande van twee opvallende zaken, doen we dit even uit de doeken.

Banksy en zijn “Flower Bomber”

De Engelse graffiti-artiest Banksy, die via zijn werken anoniem zijn stem laat horen om bepaalde sociale en politieke fenomenen aan te kaarten, is een handelsmerk kwijt. In 2014 had hij een Uniemerk laten registreren. Hiermee wou hij de afbeelding van zijn beroemd werk “flower bomber” beschermen tegen het commercieel gebruik ervan door derden in de EU.

Nu is het in de EU zo dat wanneer de merkaanvraag toelaatbaar is, en er geen oppositie of bezwaar wordt ingesteld, het merk meteen ingeschreven wordt. De merkhouder geniet zo meteen van alle rechten verbonden aan een geregistreerd merk. De keerzijde hiervan is dat er op de merkhouder een aantal instandhoudingsplichten rusten. Zo heeft hij een gebruiksplicht. Dit betekent dat wanneer de merkhouder het merk gedurende 5 opeenvolgende jaren niet commercieel gebruikt, dit merk vervallen verklaard kan worden. In het geval van Banksy kan commercieel gebruik bijvoorbeeld bestaan uit het verkopen van bepaalde voorwerpen, bedrukt met het beschermde kunstwerk (merchandising).

Omdat Banksy echter niet voldeed aan zijn gebruiksplicht, had Full Colour Black, een wenskaartenverkoper, een annulatieverzoek ingesteld tegen het merk. Hierop had Banksy gereageerd met toch nog snel een winkel op poten te zetten. Maar… het kwaad was reeds geschied. Het Europese merkenbureau heeft het merk ongeldig verklaard omdat het van oordeel is dat Banksy te kwader trouw was (“bad faith”) bij de registratie. Hij had immers geen intentie om het merk daadwerkelijk commercieel te gebruiken. Zijn intentie was puur om de bescherming via auteursrecht (copyright) te omzeilen.

Jay-Z en Beyonce, en natuurlijk “Blue Ivy Carter”

Het celebrity-koppel Jay-Z en Beyoncé hebben in 2012 een merkaanvraag ingediend voor het merk Blue Ivy Carter. Jawel, de naam van hun toen pasgeboren dochter.

In tegenstelling tot de EU, wordt het merk in de VS nog niet meteen ingeschreven wanneer het nog niet effectief  gebruikt wordt. In dat geval kan men in de VS wel een zogenaamde intent-to-use merkaanvraag doen (“ITU”). Dan moet de aanvrager actief aantonen dat die de intentie heeft om in de toekomst het merk ook effectief commercieel te gaan gebruiken.

Bij een merkaanvraag (zowel in de VS als in de EU) moet de aanvrager steeds vermelden voor welke categorie(ën) diensten en/of goederen men het merk wil beschermen. Het is belangrijk dat de aanvrager deze niet onbedachtzaam opsomt. Er geldt immers een bona fide intent (“goede trouw”) voorwaarde om het merk commercieel te gebruiken voor alle opgegeven goederen en diensten.  Het bewijs van de bona fide intent to use in commerce kan geleverd worden bv. door middel van feiten, documenten en acties die wijzen op een echt business plan.

Ten slotte moet dit gebeuren binnen 6 maanden, maar deze periode kan een aantal keer verlengd worden, tot maximaal 36 maanden. Gebeurt dit niet, dan zal het USPTO (United States Patent and Trademark Office) het merk niet inschrijven en komt de aanvraag te vervallen.

Een merkaanvrager die, zoals Jay-Z en Beyoncé, een intent-to-use merkaanvraag indient, moet dus goederen en diensten benoemen waarvoor het merk op de markt zal worden gebracht. Bovendien zal hij ook business documenten en andere objectieve feiten moeten voorleggen om aan te tonen dat hij dit daadwerkelijk van plan is.

Conclusie

In de EU wordt een merk meteen ingeschreven, maar kan het geannuleerd worden indien het niet gebruikt is binnen de 5 jaar. In de VS kan een merk pas ingeschreven worden wanneer het commercieel gebruik wordt aangetoond, en dit binnen de 36 maanden na de ITU merkaanvraag.

Al geven de Europese regels iets meer speelruimte voor een defensieve strategie, het blijft belangrijk je merkregistratie te doen in functie van je bedrijfsstrategie en business plan. Anders riskeer je immers je geld nodeloos in het water te gooien en met lege handen achter te blijven.

Bij vragen over de meest aangewezen manier om je merk te beschermen, kan je ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Larissa De Keyser, Trainee deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance

Onze website gebruikt cookies en verzamelt informatie over je bezoek om onze website te verbeteren. Bekijk onze  Cookie verklaring en maak hieronder een keuze.

Cookie settings

Hieronder kan je kiezen welke soorten cookies je toelaat op deze website. Klik op de  "Save cookie settings" knop om je voorkeuren op te slaan.

Functionele cookiesOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

Analytische cookiesOnze website gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyzeren en te optimaliseren.

Social media cookiesOnze website plaatst sociale media cookies om 3rd party content to tonen. Deze cookies kunnen mogelijks je persoonlijke data tracken.

Advertentie cookiesOnze website plaatst advertentie cookies om je 3rd party advertenties te tonen op basis van je interesses.

Andere cookiesOnze website plaatste 3rd party cookies van andere 3rd party diensten die geen analytische, social media of advertentie cookies zijn.