Ben je een ondernemer en best wel trots op je merk? Wil je dit merk beschermen? Of heb je een sterk idee voor een nieuw merk? Dan heb je vast al eens nagedacht over het beschermen van dat laatste. Als je voor een merk bescherming wil in bijvoorbeeld de Benelux of in de volledige Europese Unie, dan zal je deze bescherming moeten aanvragen. Maar er zijn ook landen, zoals de Verenigde Staten, waarbij je dit eigenlijk niet formeel moet aanvragen. Of toch wel? In deze blog gaan we hier dieper op in.
First to file vs first to use
Een merk registreer je in een land of regio. De systemen van merkbescherming kunnen we indelen in de categorieën ‘first to file’ systemen en ‘first to use’ systemen. Deze categorieën maken een onderscheid tussen het effectieve gebruik in de markt van een merk enerzijds, en de formele registratie van dat merk anderzijds.
First to use?
Met een ‘first to use’ systeem wordt een systeem bedoeld waarbij louter het effectieve gebruik in de markt van een merk reeds rechten op het merk verleent aan die gebruiker. De voorwaarde is dan wel dat hij de eerste is die dat doet. Daarbij moet het merk dus niet eerst officieel geregistreerd worden en maakt het niet uit dat iemand anders al eerder een verzoek tot bescherming van het merk had ingediend. Met andere woorden: wat telt, is wie als eerste het merk effectief gebruikt in de markt. Het merk moet daarbij wel gebruikt worden “als merk”, namelijk als een teken dat waren en/of diensten identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming.
De Verenigde Staten en Canada zijn typische voorbeelden van landen met een first to use systeem.
First to file?
Met een ‘first to file’ systeem daarentegen wordt een systeem bedoeld waarbij het in principe noodzakelijk is dat je de eerste bent die een aanvraag ter bescherming van dat merk indient. Pas na die aanvraag kan je enige rechten verkrijgen op dat merk. Of je de eerste bent die het merk effectief in de markt gebruikt, is in principe irrelevant.
Het systeem van zowel de Benelux als de Europese Unie, net zoals het systeem van Japan, China, en talloze andere landen, is een first to file systeem.
Nuances en opmerkingen
Wat hierboven wordt beschreven, zijn de uitgangspunten van beide soorten systemen en de basis voor de categorisering. Maar zoals dat vaak gaat met algemene onderverdelingen en categorieën, is het gros van de merkbeschermingssystemen genuanceerder. De prakijk is dan ook niet zo zwart-wit als deze vaak gebruikte categorisering doet vermoeden.
Voorwaarden bij first to use
Bij first to use systemen zullen de rechten die je verkrijgt ingevolge het feit dat je de first to use bent, op zich quasi altijd zwakker zijn dan equivalente rechten die je zou verkrijgen wanneer je het merk geregistreerd zou krijgen.
Voorts moet je er rekening mee houden dat in de meeste first to use systemen er voorwaarden zijn met betrekking tot het verkrijgen van first to use rechten. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld over het algemeen vereist dat het gebruik van het merk ‘als eerste’ een gebruik is dat over meerdere staten spant. Je zal het gebruik ook moeten bewijzen. Zeg dus niet zomaar (eerste) gebruik!
Goodwill bij first to file
In de meeste first to file systemen is er toch een bepaalde graad van erkenning van de eerste maker/gebruiker van het merk als rechtmatige eigenaar van het merk. Men houdt immers rekening met de goodwill die door hem is gecreëerd. Een onbetwistbaare exclusief recht op een merk verkrijgen is dus ook hier niet altijd het gevolg van de eerste te zijn met je aanvraag. Je ziet dat in dit opzicht de grens met first to use systemen vervaagt.
Tot slot is het ook zo dat wanneer je in een land of regio met een first to file systeem een registratie voor een merk bekomt, het belangrijk is om het merk te gebruiken in de markt om deze bescherming ook te behouden. Ook binnen first to file systemen is effectief gebruik van het merk dus een belangrijk aspect om een merk te beschermen.
Trademark squatting
Mocht je het allemaal wat op zijn beloop willen laten, dan is een een waarschuwing toch op zijn plaats. Als je jouw merk wil beschermen in een land of regio met een first to file systeem, maar je vergeet je merk effectief te registreren, en je kan geen goodwill aantonen, dan kan je slachtoffer worden van “trademark squatting”. Zonder jouw autorisatie kan een derde partij (bijvoorbeeld je concurrent) bescherming aanvragen voor jouw merk.
Het is je wel duidelijk met welke intenties: deze derde kan van jou natuurlijk (veel) geld vragen voor de overdracht van de betreffende rechten. Het kan ook dat deze partij dit niet doet met de intentie om jou af te persen, maar met de bedoeling om te profiteren van de door jou reeds opgebouwde gekendheid van je merk. Apple en Ferrari zijn maar enkele van de ondernemingen die al slachtoffer zijn geworden van zulke praktijken.
Conclusie: zo snel mogelijk registreren!
Wil je dat je merk beschermd is? Dan is registreren dus de boodschap. Zo snel mogelijk. En dit ongeacht of je je merk beschermd wil zien in een land of regio met een first to use systeem of in een land of regio met een first to file systeem.
Immers, in een land of regio waar het merkbeschermingssysteem een first to use systeem is, zijn de sterkste rechten niet verbonden aan het gebruik ‘als eerste’, maar wel aan een registratie. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je ook de nodige voorwaarden inzake gebruik vervult. Het blijft immers een first to usesysteem. In afwachting dat je het merk ook daadwerkelijk gebruikt, kan je steeds een aanvraag indienen met een “intent to use”.
Als je je merk beschermd wil zien in een land of regio waar het systeem een first to file systeem is, maar je laat na je merk te registreren, bestaat het risico dat je slachtoffer zal worden van trademark squatting. Dit wil je natuurlijk vermijden. Je hebt veel moeite gestoken in je merk. Laat dit geen verloren moeite zijn.
Ben je een ondernemer (in wording) en wil je je merk beschermen? Contacteer ons via hallo@dejuristen.be!
Geschreven door Sofie Moore, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen
