Merkbescherming? Use it or lose it!

13 augustus 2020 | Intellectuele Eigendom, Merk

Je hebt eindelijk jouw merk laten registreren bij het merkenbureau en geniet nu officieel bescherming. Maar wist je dat je dit merk ook effectief moet gaan gebruiken om deze bescherming te kunnen behouden? Als je dit niet doet gedurende een periode van vijf onafgebroken jaren, dan kan jouw merk vervallen worden verklaard…  

Ook Ferrari verloor…

Een vervallenverklaring van jouw merk? Het kan de beste overkomen… Zo ook met het populaire merk Ferrari. Het luxueuze automerk heeft al voor heel wat producten een merkbescherming verkregen. Maar de bescherming voor het iconische model 250 GTO hebben ze helaas (gedeeltelijk) verloren. Dat besliste het Europees merkenbureau (EUIPO) recent, nadat er eerder in 2018 een klacht werd ingediend.

Volgens de tegenpartij zou het merk van 250 GTO al sinds 1964 niet meer ‘normaal’ gebruikt worden in het economisch verkeer. Wanneer een merk immers gedurende vijf onafgebroken jaren niet ‘normaal gebruikt’ wordt, kan dit een grond voor verval betekenen. Met ‘normaal gebruik’ bedoelen we eigenlijk de effectieve exploitatie van het merk, zoals de productie of de verkoop ervan, en niet een louter symbolisch gebruik. Het normale gebruik moet gedurende de volledige beschermingsperiode worden aangetoond rekening houdend met de kenmerken van het product. Ben je bijvoorbeeld producent van vliegtuigen dan is het ‘normaal’ dat je hier geen duizenden per jaar van produceert, maar zal het volstaan om een beperkt aantal te produceren. Het is toegestaan om gedurende korte periodes even niets met jouw merk te doen, zolang dit niet langer duurt dan vijf jaar.

Ferrari argumenteerde in de zaak dat het model 250 GTO, dat maar 39 exemplaren telt, als exclusief product enkel kan worden aangekocht door de rijkste elite. Dit rechtvaardigt volgens hen de beperkte productie en verkoop. Bovendien worden de wagens nog steeds doorverkocht op tweehandsmarkten en levert Ferrari nog altijd reparatie- en renovatiewerken aan de eigenaars. De rechter moet echter steeds rekening houden met alle aspecten in de zaak, waarbij normaal gebruik moet worden aangetoond zowel in tijd, plaats, omvang en aard. Uiteindelijk oordeelde het EUIPO dat Ferrari onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake was van normaal gebruik van het merk 250 GTO.

Toch bestaat hier één belangrijke nuance. De rechtbank staat toe dat je jouw merk gedurende vijf onafgebroken jaren niet gaat gebruiken, wanneer je daarvoor een geldige reden kan aanvoeren. De geldige reden zal natuurlijk enkel worden geaccepteerd wanneer het gaat om omstandigheden die zich volledig buiten de wil van de merkenhouder voordoen. Een tijdelijke ongunstige marktpositie, onverwacht niet-succesvol product of lange onderhandelingen bij overname van een merk zullen dus niet als geldige reden worden aanvaard.

Conclusie

Zorg ervoor dat je alvorens een merkaanvraag in te dienen, steeds duidelijk voor ogen hebt wat je met het merk zal aanvangen. Louter defensieve merken, om te vermijden dat iemand anders jouw merk gaat gebruiken, zonder dat je zelf de intentie hebt om het merk te gebruiken, zijn dus niet aangewezen. Het risico is immers groter dat jouw merk na vijf jaar vervallen zal worden verklaard.

Bij vragen hierover kan u ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance

Onze website gebruikt cookies en verzamelt informatie over je bezoek om onze website te verbeteren. Bekijk onze  Cookie verklaring en maak hieronder een keuze.

Cookie settings

Hieronder kan je kiezen welke soorten cookies je toelaat op deze website. Klik op de  "Save cookie settings" knop om je voorkeuren op te slaan.

Functionele cookiesOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

Analytische cookiesOnze website gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyzeren en te optimaliseren.

Social media cookiesOnze website plaatst sociale media cookies om 3rd party content to tonen. Deze cookies kunnen mogelijks je persoonlijke data tracken.

Advertentie cookiesOnze website plaatst advertentie cookies om je 3rd party advertenties te tonen op basis van je interesses.

Andere cookiesOnze website plaatste 3rd party cookies van andere 3rd party diensten die geen analytische, social media of advertentie cookies zijn.