Het beschrijvend karakter van een merk: cherry-picking or not?

17 september 2020 | Intellectuele Eigendom, Merk

Als je van plan bent om jouw merk te laten beschermen, denk dan eerst even goed na of het niet te beschrijvend is. Beschrijvende merken hebben immers onvoldoende onderscheidend vermogen, omdat ze door het relevante publiek beschouwd kunnen worden als loutere informatie over de betrokken goederen of diensten. Bovendien kan de beoordeling van het beschrijvende karakter nog verschillen naargelang je een bescherming binnen de Benelux of liever voor de hele Europese Unie wenst. Een Benelux merk wordt doorgaans iets strenger beoordeeld. Dit werd nogmaals bevestigd in een recent arrest van het Benelux Gerechtshof…

Toelaatbaarheid van een merk

Een merk moet, om bescherming te kunnen bekomen, voldoende onderscheidend vermogen bezitten. Dit is het vermogen om zich te kunnen onderscheiden van merken van andere ondernemingen. Een merk dat te beschrijvend is, omdat het bijvoorbeeld de kenmerken van jouw goed of dienst duidelijk weergeeft, zal dus geen/beperkte onderscheidend vermogen hebben. Zo zal het woord ‘Appel’ voor de verkoop van appels niet geaccepteerd worden als merk. Datzelfde woord zal dan wel goedgekeurd kunnen worden voor de verkoop van computers.

Een andere belangrijke factor is de perceptie van het ‘relevante publiek’, d.i. de klanten. Zij zijn immers degene die het merk moeten kunnen onderscheiden van anderen. Je zal dus niet alleen rekening moet houden met het beschermingsgebied, maar ook met de taal waarin je jouw merk wilt registreren. Kies je bijvoorbeeld voor een Benelux-bescherming van het woord ‘Appel’ voor de verkoop van appels, dan zal dit uiteraard geweigerd worden omwille van te beschrijvend. Maar ga je daarentegen voor het woord ‘jabłko’ – de Poolse vertaling van het woord appel – , dan ligt dit natuurlijk anders. Het relevante publiek binnen de Benelux begrijpt de Poolse vertaling niet, waardoor het beschrijvende karakter vervaagt. Wil je echter een Europese merkbescherming bekomen van het woord ‘jabłko’ voor de verkoop van appels, dan zorgt dit wel voor problemen. Van zodra een merk een beschrijvend karakter heeft voor de klanten van één enkele Europese lidstaat, dan heeft dit een destructief effectief voor de volledige aanvraag.

Europees vs. Benelux-merkbescherming

Wanneer je een merkbescherming wilt aanvragen, kan de beoordeling van het onderscheidend vermogen verschillend zijn naargelang het gaat om een Europees merk of een Benelux merk. Daar waar het Europees merkenbureau een directe link tussen het merk en de informatie over het goed of de dienst vereist, oordeelt het Benelux merkenbureau doorgaans strenger. Dit onderscheid werd recent nog duidelijk in een arrest van 15 juni 2020 voor het Benelux Gerechtshof.

Op 24 januari 2019 diende het bedrijf Aniserco een merkaanvraag in bij het Benelux merkenbureau van het woord ‘Pet’s Budget’ voor de verkoop van allerlei accessoires voor huisdieren. De aanvraag werd echter geweigerd omdat het te beschrijvend zou zijn. Het merkenbureau argumenteerde dat de Engelse woordcombinatie ook binnen de Benelux begrepen wordt en vertaald kan worden door het relevante publiek als zijnde ‘goedkope producten voor huisdieren’. Aniserco ging vervolgens in beroep tegen deze weigering bij het Benelux Gerechtshof. Het Gerechtshof concludeerde echter dat de weigeringsbeslissing van het Benelux merkenbureau gegrond was. Een Benelux-merkaanvraag moet volgens het Gerechtshof immers geweigerd worden van zodra het “in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt”. Een directe link tussen het goed of de dienst is dus niet steeds vereist. Hiermee bevestigt het Benelux Gerechtshof de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

Conclusie

Het Benelux merkenbureau trad in het verleden al streng op tegen beschrijvende merken binnen haar beschermingsgebied. De nieuwe uitspraak van het Benelux Gerechtshof zal daar ongetwijfeld nog een schepje bovenop doen. Het zal voortaan dus nog moeilijker worden om té beschrijvende merken te laten registreren binnen de Benelux. Wil je dan toch jouw niet-zo-sterk-onderscheidende merk laten registreren, ga dan eerder voor een Europese merkbescherming. De kans dat het merk wordt aanvaard, ook al zou er slechts een potentiële link bestaan tussen het merk en de goederen of diensten, is immers groter: tot op vandaag gaat het Europees merkenbureau immers nog steeds uit van de vereiste van een directe link om te besluiten tot een beschrijvend karakter.

Wil je graag advies over het beschrijvende karakter van jouw merkaanvraag of heb je vragen hierover? Je kan ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe , Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance

Onze website gebruikt cookies en verzamelt informatie over je bezoek om onze website te verbeteren. Bekijk onze  Cookie verklaring en maak hieronder een keuze.

Cookie settings

Hieronder kan je kiezen welke soorten cookies je toelaat op deze website. Klik op de  "Save cookie settings" knop om je voorkeuren op te slaan.

Functionele cookiesOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

Analytische cookiesOnze website gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyzeren en te optimaliseren.

Social media cookiesOnze website plaatst sociale media cookies om 3rd party content to tonen. Deze cookies kunnen mogelijks je persoonlijke data tracken.

Advertentie cookiesOnze website plaatst advertentie cookies om je 3rd party advertenties te tonen op basis van je interesses.

Andere cookiesOnze website plaatste 3rd party cookies van andere 3rd party diensten die geen analytische, social media of advertentie cookies zijn.